Signes distintius i dret de marques: guia completa de la propietat industrial

Signes distintius i dret de marques

És la vessant de la propietat industrial que es dedica al tractament, per part de l'ordenament jurídic, de la identificació de l'empresa i dels seus productes en el mercat.

Aquest sistema públic de signes distintius permet la reducció dels costos d'informació, facilitant la identificació dels productes i serveis oferts per l'empresari, i, d'altra banda, facilita també, mitjançant el nom comercial, la identificació del propi empresari.

La protecció dels signes distintius està organitzada al voltant de la concessió d'un conjunt de drets absoluts d'ús exclusiu pels seus titulars, juntament amb un dret d'exclusió o prohibició.

La llei que els regula és la Llei 17/2001, de marques, que substitueix la Llei 32/1988.

La marca

a) Definició i funcions

Diu l'article 4.1 de la Llei de marques que la «marca» és tot signe susceptible de representació gràfica que serveixi per distingir en el mercat els productes o serveis d'una empresa dels d'altres empreses. S'opta per un concepte restrictiu de marca, acotat a la possibilitat de ser representat gràficament.

Els signes poden ser lletres, combinacions de lletres, xifres, dibuixos, formes, envoltoris, envasos, formes sonores o qualsevol combinació entre aquests. En conseqüència d'aquesta definició, s'exclouen les marques olfactives, gustatives o tàctils.

Des d'una perspectiva econòmica, la marca exerceix les funcions següents:

• Identificar el producte.
• Indicatòria de l'origen empresarial i de la presumpta qualitat del producte.
• Publicitària.
• Comunicadora de la reputació o imatge que tenen els productes en el mercat.

b) Naixement del dret de marca

Apareix un nou procediment de registre que garanteix la capacitat distintiva del signe. El dret de marca s'adquireix a través del registre vàlidament efectuat. Això significa que la marca esdevindrà irrevindicable.

A diferència de l'anterior sistema, la regulació actual ha suprimit l'examen previ per part de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) per tal de constatar que la marca que se sol·licitava per inscriure no infringia prohibicions relatives. L'única cosa que es fa actualment és comprovar que no infringeix cap de les prohibicions absolutes legals. L'anàlisi de les prohibicions relatives només s'fa si un tercer legitimat presenta la corresponent oposició a la sol·licitud de registre de la marca.

c) Classes de marques

• Nacional.
• Comunitària.
• Internacional.

d) Prohibicions absolutes i relatives de registre

Prohibicions absolutes

Es refereixen, en uns casos, a defectes inherents o intrínsecs al signe distintiu que no permeten la seva identificació. Però també es refereixen a signes que, tot i identificar el producte i diferenciar-lo, xoquen amb valors essencials de l'ordenament jurídic.

L'enumeració de les prohibicions absolutes parteix de la prohibició de registrar com a marca els signes que no puguin ser objecte de representació gràfica, o que podent ser-ho no tinguin prou capacitat distintiva.

La Llei de marques tanca l'accés al registre a aquells signes genèrics que no tenen capacitat distintiva. Per tant, si un signe és genèric, és que no té capacitat distintiva. Hi ha dues modalitats de signes genèrics: els signes genèrics que ho són originàriament, i els signes genèrics per l'ús.

Incorre en prohibició absoluta:

1. Els signes o indicacions que s'hagin convertit en habituals per designar productes o serveis en el llenguatge comú, i també marques que es componguin exclusivament de signes que serveixin en el comerç per designar l'espècie, la qualitat, la quantitat, l'origen geogràfic, l'època de producció... La principal raó d'aquestes prohibicions és que, si un signe és genèric, no té capacitat distintiva.
2. Tampoc poden ser marca les formes que vinguin imposades per raons d'ordre tècnic o per la normativa dels propis productes, com per exemple els embolcalls (bosses de suro), espais tridimensionals... Per tal de reforçar la garantia de la qualitat i veracitat dels productes i serveis, s'inclou dins la categoria de prohibició absoluta el registre de productes enganyosos, és a dir, productes que puguin induir a error.
3. També incorre en prohibició absoluta els signes que, relatius a vins o espirituosos, continguin o consisteixin en indicacions de procedència geogràfica que no tenen en realitat.
4. Finalment, la prohibició absoluta també s'estén a signes que reprodueixin o imitin emblemes oficials, sempre i quan l'autoritat competent no ho autoritzi.

Prohibicions relatives

Són prohibicions relacionades amb conflictes entre el signe distintiu que es vol registrar com a marca i un signe anterior efectivament registrat. No hi ha un control d'prohibicions relatives. Si passa, el registrat anteriorment s'haurà de moure per tal d'instar-ne la nul·litat. Afecten a signes que, o bé són idèntics a una marca anterior que designa productes idèntics, o bé que per la seva identitat o semblança amb una altra marca anterior i perquè són idèntics o similars als productes o serveis que designa poden induir a confusió en el mercat generant un risc d'associació amb aquella.

Si hi ha identitat en els signes però no en el producte, no es pot emparar amb aquest sistema de les prohibicions relatives.

No es poden registrar com a marques:

1. Els signes que siguin idèntics a un nom comercial anterior que designi activitats idèntiques als productes o serveis pels quals se sol·licita la marca (art. 7 Llei de marques). Sempre s'intenta evitar un risc d'associació.
2. Tampoc es poden registrar com a marques els signes idèntics o semblants a marques i noms comercials notoris o de renom (art. 8 Llei de marques).
3. Finalment, no es poden registrar com a marques sense autorització del seu titular els signes denominatius que facin referència a identitats personals o que reprodueixin, imitin o transformin creacions artístiques protegides per un dret d'autor.

El sistema de registre de marques de l'OEPM no controla d'ofici la concurrència de les prohibicions relatives, sinó que examinar-les depèn del fet que un tercer legitimat formuli la corresponent oposició.

Si s'arriba a registrar una marca que incorre en una prohibició relativa, aquesta patirà d'un vici de nul·litat relativa, que dona dret a exercir una acció de nul·litat que té un termini de prescripció de 5 anys, sempre que s'actuï de mala fe.

Els legitimats actius per impugnar són els titulars dels drets anteriors afectats per aquesta marca. Si es resol favorablement aquesta impugnació, es dictarà la cancel·lació del registre i es publicarà al BOPI.

e) Procediment de registre

Adquisició del dret de marca:

A la Llei de marques, el principi general és que el dret de marca s'adquireix amb el registre del signe vàlidament efectuat a l'OEPM.

El procediment de registre es troba als articles 11 i següents de la Llei de marques, i s'inicia amb la sol·licitud de registre d'una marca davant l'òrgan competent d'una comunitat autònoma, òrgan que farà un examen de la sol·licitud i controlarà la legitimitat de la mateixa.

Aquesta sol·licitud, superat l'examen formal, es trasllada a l'OEPM, que la publica al BOPI. L'OEPM fa un examen de fons limitat a la concurrència de prohibicions absolutes, i si hi ha oposició o observació a aquest registre s'obriria un període d'al·legacions.

Transcorregut el termini previst, l'OEPM denega o concedeix el registre de la marca, tot publicant-ho al BOPI.

El registre de marques és públic, amb lliure accés a la base de dades, i la certificació és l'únic mitjà reconegut oficialment per acreditar el contingut de les inscripcions registrals que incorpora.

f) Contingut i límits del dret de marca

El dret que confereix la marca registrada es configura com un dret subjectiu que conté una sèrie de facultats i que està sotmès també a una sèrie de límits.

El dret recau sobre un bé immaterial, i és exclusiu perquè faculta el seu titular a usar la marca en el tràfic econòmic, impedint que tercers puguin utilitzar signes idèntics o semblants per a productes idèntics o semblants.

Les facultats reconegudes al titular de la marca registrada també es reconeixen a les de la marca no registrada notòriament coneguda a l'Estat espanyol, sempre que estigui prohibida la importació del signe o del producte que identifica. Aquestes marques no registrades però que són conegudes gaudeixen també de protecció, sempre que no hi hagi infracció de l'ordre públic i els costums.

Des d'un punt de vista positiu, dona dret a utilitzar la marca. Des d'un punt de vista negatiu, concedeix la facultat d'oposar-se a un posterior registre, prohibint que tercers posin el seu signe a productes, prohibint que es comercialitzin productes presentats sota el seu signe, prohibint que s'importin o exportin productes... Són facultats limitatives de la capacitat productiva d'aquest tercer.

La simple sol·licitud de registre d'un signe com a marca confereix a la persona que la sol·licita una protecció provisional a partir de la publicació al BOPI.

El dret de marca té determinats límits que es diferencien en funció del seu caràcter:

1. Límits de caràcter general: el dret de marca no es pot exercir de forma contrària a la bona fe o a l'ordre públic.
2. Límits de caràcter especial o específics: la Llei de marques permet l'ús dels signes sempre que no es faci de mala fe i amb una finalitat comercial basada en l'ús de la marca com a tal. És a dir, que s'utilitzi la marca com un signe distintiu i no com un signe descriptiu.
3. L'esgotament de la marca és un altre límit, que comporta que, una vegada el titular de la marca la introdueix en el mercat, no pot impedir que els tercers puguin comercialitzar el producte identificat amb la seva marca. Perd, doncs, el dret d'exclusiva.
4. El dret subjectiu de marca es troba també limitat pel deure d'ús efectiu i real que incorpora, de manera que, si el titular del dret no l'utilitza, s'exposa a que aquest dret caduqui (art. 55.1 Llei de marques).

L'ús de la marca, doncs, es configura com una càrrega pel seu titular per tal d'evitar que es registri per registrar.

Si en el termini de 5 anys des de la concessió del dret no s'ha fet ús efectiu i real a l'Estat espanyol, la marca es considerarà caducada, considerant-se utilitzada quan un tercer, amb el consentiment del titular, l'utilitzi.

Per tant, pot haver-hi un ús directe o indirecte de la marca. El dret de marca és susceptible de transmissió a tercers per part del seu titular. El dret de marca és, doncs, un element de l'establiment mercantil susceptible de tràfic econòmic.

La marca mateixa, però també la sol·licitud de registre de la marca, poden ser objecte de llicència per la totalitat o per una part dels productes que identifiquen. Aquesta llicència pot incorporar una clàusula d'exclusiva i es pot configurar a l'empara de l'autonomia contractual de les parts, que esdevindran llicenciador i llicenciatària.

La cessió i la llicència de la marca només tenen efectes davant de tercers quan s'hagin formalitzat per escrit i s'hagin inscrit al registre de marques.

g) Accions per violació del dret de marca

El dret de marca conté un dret negatiu: ius prohibendi, configurat al voltant d'un sistema d'accions penals i accions civils.

Les civils són aplicables tant a la marca nacional com a la marca comunitària. El titular de la marca registrada pot utilitzar aquestes accions davant els òrgans jurisdiccionals corresponents exigint les mesures cautelars necessàries per protegir el seu dret.

En l'àmbit civil s'estableix tot un seguit d'accions, però destaquen principalment dues:

• Acció de cessació dels actes que violin el dret de marca (arts. 41.1 i 44 de la Llei de marques).
• Acció de resarciment o d'indemnització pels danys i perjudicis soferts (arts. 42, 43 i 45 de la Llei de marques).

Juntament a aquestes accions n'hi ha d'altres que legitimen el titular per exigir que s'adoptin les mesures necessàries per evitar que prossegueixi la violació del seu dret, i en particular, que es retirin del tràfic econòmic els productes en què s'hagi materialitzat la infracció del dret de marca.

També es faculta el titular del dret per exigir la publicació de la sentència condemnatòria a càrrec de l'infractor condemnat.

I finalment, es faculta també el titular per reclamar l'obtenció dels productes il·lícitament identificats.

Aquest conjunt d'accions prescriuen als 5 anys comptats des del dia en què es poden exercir, que és el dia en què el titular té coneixement de la violació del seu dret de marca. El coneixement de les accions correspon als jutjats de lo mercantil (art. 249.1.4º LC).

h) Obligació d'ús, nul·litat i caducitat

1. Obligació d'ús:

El dret subjectiu de marca es troba també limitat pel deure d'ús efectiu i real que incorpora, de manera que, si el titular del dret no l'utilitza, s'exposa a que aquest dret caduqui (art. 55.1 Llei de marques).

L'ús de la marca, doncs, es configura com una càrrega pel seu titular per tal d'evitar que es registri per registrar.

El dret exclusiu de la marca registrada s'extingeix o bé perquè es declara nul o bé perquè caduca.

1. Nul·litat:

Pot derivar d'una infracció d'una prohibició absoluta o de la infracció d'una prohibició relativa. Les accions de nul·litat persegueixen cancel·lar la marca del registre mitjançant un sistema de nul·litat.

L'acció de nul·litat absoluta és imprescriptible. En cas de causa de nul·litat relativa, el termini de prescripció és de 5 anys. Si es tracta d'una marca comunitària, la declaració de nul·litat correspon a l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior.

Pel que fa als efectes de la nul·litat, té efectes retroactius. Es considerarà que legalment la marca no complia els requisits per ser inscrita, però no produeix cap efecte retroactiu més.

Està legitimat per instar la nul·litat davant dels tribunals una altra persona segons si es tracta de nul·litat absoluta o relativa. En cas de nul·litat absoluta, en primer lloc està legitimada l'OEPM, però també qualsevol persona física o jurídica que resulti afectada per la causa de nul·litat. En cas de nul·litat relativa, té legitimació el titular afectat per la violació.

1. Caducitat:

Implica la seva extinció. Les causes de caducitat són bàsicament fets sobrevinguts que determinen l'acabament d'aquest dret. Això comporta que la marca es considera existent fins que no caduqui.

Es diferencien dues categories de causes de caducitat:

1. Voluntàries: renúncia del titular mitjançant la presentació d'un escrit davant del registre, o no renovació del dret. Si la marca és objecte de drets reals o altres negocis jurídics caldrà també l'autorització de les altres parts per renunciar.
2. Involuntàries: manca d'ús o genericitat sobrevinguda. La marca es converteix en usual i perd capacitat distintiva (clenx, rimmel...), perquè indueix a error, o per pèrdua de legitimitat del seu titular.

La caducitat la declaren els tribunals. En cas de marca comunitària, ho fa l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior.

El nom comercial

Constitueix, igual que la marca, un signe distintiu que serveix per identificar l'empresari, distingint la seva activitat de les d'altres, idèntiques o similars.

Pot estar constituït per noms de persones físiques, raons socials, denominacions socials, anagrames, etc.

La disciplina del nom comercial és la mateixa que s'aplica a la marca, excepte d'aquelles normes que siguin incompatibles. El seu registre confereix al seu titular un dret exclusiu a utilitzar-lo en el tràfic econòmic.

La regulació internacional de les marques

a) Marca comunitària

A part del legislador espanyol, en l'àmbit comunitari també s'han adoptat instruments normatius per garantir l'existència d'un mercat competitiu. Entre aquests instruments cal destacar la generació del concepte de marca comunitària, que és el resultat d'un moviment harmonitzador confrontat al principi clàssic de territorialitat, que permet ordenar jurídicament sistemes de protecció dels signes distintius a nivell suprastatal, i específicament en el cas de la marca comunitària a nivell estrictament comunitari.

La norma fonamental és el Reglament sobre la marca comunitària 40/94, de 20 de desembre de 1993. A partir d'aquest reglament bàsic es crea l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior (OHMI) i es fan diversos reglaments (per exemple, el Reglament 2868/95, dirigit a desenvolupar el concepte de marca comunitària, o el Reglament 2869/95, sobre taxes a pagar a nivell comunitari).

El sistema comunitari es basa en 3 principis fonamentals:

• Unitat.
• Autonomia.
• Coexistència.

Això és així perquè la marca comunitària abraça i protegeix un signe en tota la UE, i aquesta protecció s'organitza a través d'un mitjà autònom i autosuficient que coexisteix amb els respectius sistemes nacionals.

b) Marca internacional

A nivell internacional, supracomunitari, també hi ha normes: tractats internacionals i convenis per protegir les marques. Per exemple, el Conveni de la Unió de París de 1883, que estableix 3 principis bàsics: el principi de tracte nacional, l'obligació dels estats membres del conveni d'incorporar a les seves legislacions les normes fonamentals de la Unió de París, i l'obligació de tots els estats membres del conveni de tenir una legislació sobre signes distintius.

També hi ha el Conveni ADPIC (Acord sobre els aspectes dels drets sobre propietat intel·lectual relatius al comerç) de l'OMC, signat l'any 1994.

Igualment, l'Arranjament de Madrid, relatiu al registre internacional de marques, de 1989, i l'Arranjament de Niça, relatiu a la classificació internacional dels productes i serveis registrats amb marques, de 1979.

Els noms de domini

El sistema de noms de domini (DNS) permet localitzar les pàgines web d'interès sense necessitat d'emprar un sistema de codis numèrics. Així, mitjançant l'ús de noms, es facilita la navegació per la xarxa.

Hi ha una sèrie de noms de domini genèrics de primer nivell, coneguts per anar seguits de: .com, .net, ..., que se situen en la jerarquia superior. A partir de l'ICANN (la Corporació d'Internet per a l'Assignació de Noms i Números), que administra, gestiona i concedeix altres noms de domini subsegüents als esmentats, entre els quals es troben: .info, .museum, ..., i també hi ha els noms de domini regionals, que, organitzats al voltant de dues lletres, identifiquen un estat o un territori determinat: .fr, .es, ...

A partir d'aquest sistema es generen altres terminacions, i per mitjà d'un sistema descentralitzat i competitiu es posa en coneixement dels interessats la possibilitat de registrar en favor seu un determinat domini de primer nivell.

El règim vigent a l'Estat espanyol en matèria d'ús del .es es troba fonamentalment regulat a la disposició addicional 6a de la Llei 34/2002, sobre serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, que regula uns principis generals desenvolupats l'any 2005 mitjançant una Ordre ministerial de 18 de març, coneguda com a Pla nacional de noms de domini d'Internet.

A nivell europeu, el .eu es troba regulat pel Reglament 733/2002, que té com a finalitat crear una terminació apta per organitzar al seu voltant el comerç electrònic en l'àmbit comunitari.

A nivell català, aviat tot estarà tot pel .cat.

Indicacions de procedència i denominacions d'origen

La indicació de procedència és qualsevol expressió o signe que serveixi per indicar que un producte o servei és originari d'un país, regió o localitat determinada. Per tant, la indicació de procedència s'erigeix en un signe distintiu de productes en tant que s'individualitza davant d'altres productes similars.

La denominació d'origen, en canvi, constitueix una indicació geogràfica que, a més de senyalar la procedència d'un producte, comunica a consumidors, i especialment a consumidors, determinades qualitats o característiques del producte vinculades al medi geogràfic d'origen format per la confluència de factors naturals i humans existents en el lloc.

La indicació de procedència no constitueix una forma de propietat industrial, a diferència de la denominació d'origen, que s'erigeix en un signe distintiu.

La denominació d'origen compleix amb unes determinades característiques. Per tant, incorpora 3 funcions elementals:

1. Desenvolupa una funció d'identificació del territori.
2. Té una funció indicativa de la qualitat, ja que garanteix mitjançant el compliment d'una norma estatal o autonòmica el respecte a tot un seguit de requisits de producció.
3. Té una funció condensadora del «good will», que més enllà d'indicar les dues primeres, indica la bona fama del producte.

Aquestes 3 funcions exigeixen un sistema de tutela que ha d'anar acompanyat d'un sistema de control per part de les autoritats competents.

Un element addicional a la caracterització de la denominació d'origen és que el dret exclusiu que incorpora no es limita a diferenciar els productes oferts pel seu empresari, sinó que abraça el conjunt d'empresaris que elaboren en una àrea concreta complint tots els requisits de la normativa de control i autorització.

A Espanya la normativa bàsicament s'ha desenvolupat al voltant del món del vi, i en particular al voltant de la Llei 24/2003 sobre la vinya i el vi, respecte a productes alcohòlics, i a la Llei 25/1970. Respecte a productes no relacionats amb el vi la normativa més important es desenvolupa a nivell comunitari arran del Reglament 2081/1992, de 14 de juliol, sobre indicacions geogràfiques i denominacions d'origen de productes alimentaris i agrícoles.

A nivell supracomunitari, cal destacar l'existència d'aquestes normes ja vistes, que en determinats aspectes també regulen aquestes matèries.