Registro de Marcas: Requisitos Esenciales para Proteger tu Propiedad Industrial

Requisitos para el Registro de Marcas: Protege tu Propiedad Industrial

El proceso de registro de una marca implica el cumplimiento de una serie de requisitos, tanto absolutos como relativos, que garantizan la distintividad y legalidad del signo. Comprender estas condiciones es fundamental para asegurar la protección de tu propiedad industrial.

Requisitos Absolutos de la Marca

Estos requisitos se refieren a la naturaleza intrínseca del signo que se pretende registrar y son evaluados de oficio por la autoridad competente. Su incumplimiento impide el registro de la marca.

1. Carácter Genérico del Signo

• Generalidad Lingüística: En principio, la generalidad debe darse en español. Ejemplo: La marca “Donut”.
• Uso Generalizado: También se consideran genéricos aquellos signos cuyo uso está muy expandido. Ejemplo: Las palabras “excelente” o “súper”.

Nota importante: La generalidad de un signo no es algo estático; cambia con el tiempo.

2. Significado Secundario y Vulgarización de Marcas

• Significado Secundario (proceso inverso): Un signo que era genérico deja de serlo. Ejemplo: En EE. UU., la marca “Kit Kat” intentó registrar como marca la expresión “have a break”.
• Vulgarización de una Marca: Consiste en un signo que no era genérico cuando se registró, pero por su uso continuado se convierte en genérico. La marca puede perder su capacidad distintiva y, por ello, tender a desaparecer. Ejemplo: Marcas como Kleenex o Tampax.

3. Autonomía Material del Signo

El signo debe tener autonomía material respecto de los bienes y servicios marcados. Esto significa que el signo no puede venir impuesto por razones técnicas.

Ejemplo: Philips intentó registrar como marca el signo “triple cabezal rotatorio”. No se le permitió porque el signo representa exactamente las características esenciales del producto.

4. Ausencia de Confusión para el Público

El signo no puede inducir a confusión al público sobre determinados aspectos esenciales del producto, como su naturaleza, características o procedencia de los bienes y servicios ofrecidos.

Ejemplo: No se puede registrar como marca el signo “canarios” para plátanos que no vienen de Canarias, porque induciría a error.

5. Prohibición de Signos Oficiales

No se pueden registrar como marca signos oficiales, como la palabra “España” o “Comunidad de Madrid”.

6. Conformidad con la Ley, el Orden Público y las Buenas Costumbres

El signo no puede ser contrario a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

Ejemplo: No se puede registrar como marca un signo homófobo o racista.

Requisitos Relativos de la Marca

Estos requisitos se caracterizan por proteger los intereses particulares de terceros. La concurrencia de los requisitos relativos se determina comparando el signo que se desea registrar con aquellos ya registrados. El incumplimiento de estos requisitos solo puede ser alegado por el titular de una marca anterior.

Los requisitos relativos se comprueban a instancia de parte, es decir, deben ser solicitados por alguien en concreto. La acción de nulidad prescribe a los 5 años, y la legitimación activa para pedir la nulidad de la marca le corresponde al titular de la misma.

Está prohibido que el signo que se pretende registrar perjudique los derechos de otros titulares de marcas, con el fin de evitar la confusión de los consumidores.

Principio de Especialidad de la Marca

Cuando se va a registrar un signo como marca ante una oficina de propiedad industrial, se debe especificar a qué categorías de bienes y servicios pertenece. Para ello, se emplea el “Nomenclátor Internacional de Marcas”, que es una lista donde se encuentran los bienes y servicios existentes en todo el mundo, divididos y organizados en clases.

Ejemplo: En la clase 1 podemos encontrar bolsos, cinturones, zapatos; y en la clase 2, alimentación y bebidas.

Las únicas excepciones a este principio son las marcas notorias y las marcas renombradas:

• Si la marca es notoria dentro de un sector económico, nadie puede utilizar esa marca para designar bienes del mismo sector; el principio de especialidad sufriría una serie de variaciones.
• Si la marca es renombrada, nadie puede registrar esa marca ni en otro sector ni clase. En este caso, el principio de especialidad no se aplicaría.

La Marca como Objeto de Negocio

La marca es un derecho y, como tal, se considera un objeto de propiedad y un activo. Las marcas, como derechos, también pueden ser objeto de negocio. Los dos negocios principales que se permiten son:

• Cesión de marca: Consiste en la compraventa de marcas.
  • El que cede la marca: cedente.
  • El que la recibe: cesionario.
• Licencia de marca: Consiste en otorgar un derecho de uso, permitiendo que otra persona utilice la marca (un “alquiler”). La licencia puede ser en exclusiva o no exclusiva.
  • El que licencia la marca: licenciante.
  • El que la usa: licenciatario.

En todos los casos mencionados (referente a los requisitos), es posible pedir la nulidad de un signo como marca. La legitimación activa para ello recae en el titular de la marca afectada. En el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial se publican todos los informes y peticiones de nulidad.