Registro de marcas y prohibiciones

Práctica Patentes:

1. La entidad GLOBO MEDIA, SA

La entidad GLOBO MEDIA, SA, con domicilio en Madrid, tiene registrada en España, desde hace años, y en vigor, la marca denominativa nacional “GLOBO TELEVISION” para servicios de transmisión de noticias, informaciones y mensajes mediante medios de comunicación que comercializa en el mercado español. El 20 de octubre de 2016, la entidad mercantil GLOBB TELEVISIÓN, Ltd, domiciliada en Italia, solicita a la OEPM el registro de una marca mixta, cuya denominación está compuesta por “BLOGG TV PROFESIONAL TELEVISION” servicios de transmisión de noticias, informaciones, mensajes mediante medios de comunicación.

1. ¿Tiene GLOBB TELEVISIÓN, Ltd, que especificar la clase de Nomenclátor Internacional?

No, porque la OEPM lleva a cabo un examen de oficio llamado de “evidencia”, y en el que se limita a verificar aspectos formales y, en cuanto al fondo, verifica en parte si concurren el requisito de la aplicación industrial, PERO NO LA NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA salvo que la invención carezca de novedad de forma manifiesta y notoria.

CORRECCIÓN: Sí, no se puede presentar ninguna solicitud sin que se establezca los servicios, la clase en la que se encuentra.

2. La clase 38.

En el procedimiento de registro de dicha marca mixta a favor de GLOBB TELEVISIÓN, Ltd

¿Le cabría o no a GLOBO MEDIA, SA realizar alguna actuación? ¿En qué plazo? Y, en cualquier caso, ¿por qué? Desde el anuncio en el BOPI, en el que se da difusión pública del IET, cualquier interesado puede oponerse en un breve plazo a la concesión de la patente alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para su concesión.

CORRECCIÓN: Le cabe oponerse porque GLOBO MEDIA tendría que oponerse por estar incurriendo la marca que pretende registrar en una prohibición relativa, porque la misma es titular de productos y servicios idénticos ya registrados.

3. El hecho de que GLOBO MEDIA, SA no realice ninguna actuación en el procedimiento del registro de la marca mixta en tiempo oportuno

¿Significa que la OEPM – si el signo en cuestión no incurre en ninguna prohibición absoluta - concederá sin más el registro de la misma? Si el signo está incurriendo en una prohibición relativa que no sea la de persona célebre, la Oficina lo concederá (art. 6 LM). Si en efecto nadie se opone en el procedimiento, como quiera que no esté incurriendo en una prohibición absoluta o de persona celebre, lo concederá sin más.

CORRECCIÓN: Art. 20

4. Supongamos que la OEPM concede el registro de dicha marca “GLOBB TV PROFESIONAL TELEVISIÓN” a GLOBB TELEVISIÓN, Ltd.

¿Qué le cabría realizar a GLOBO MEDIA, SA, para combatir para combatir dicha concesión de registro, esto es, ¿para que se extinga dicho derecho exclusivo y se cancele su registro en la OEPM? ¿Ante qué órgano u órganos? ¿Hay alguna acción que prescriba? De ser afirmativa esta última, señala el plazo. Tiene 2 opciones: a) GLOBO MEDIA, SA podría interponer recurso de alzada ante la Dirección General de la Oficina Española de patentes y marcas. Si esa dirección considera que si se debe conceder, la empresa podrá interponer un recurso contencioso-administrativo. b) Puede pedir la nulidad ante los tribunales mercantiles. La acción para pedir la nulidad de la marca que esté incurriendo en una prohibición relativa es 5 años. Si deja transcurrir 5 años no podría hacerlo, salvo que pudiera probar la mala fe. Interponer recurso administrativo en la OEPM y contra la resolución interponer recurso contencioso administrativo, o la nulidad de la marca en los tribunales mercantil.

2. El 5 de diciembre de 2017, la empresa china XIAOMI

1ª.- ¿Tiene la empresa XIAOMI, que especificar la clase de la Clasificación Internacional?

No es necesario especificar la clasificación internacional para que se cumplan los requisitos formales, puesto que con arreglo al art 12 de la ley de marcas debe contener al menos: a) Una instancia por la que se solicite el registro de marca. b) La identificación del solicitante. c) La reproducción de la marca. d) La lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro. Clase: 9 y 38 porque lo han pedido para aparatos y servicios. La clase para la que se solicitan los servicios para la marca mixta son: A.- Atendiendo al signo empleado: mixtas B.- Atendiendo al ámbito geográfico de protección: de la Unión Europea (se tramitan por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO. C.- Atendiendo al objeto distinguido, de comercio, que son utilizadas para actividades de distribución de productos determinados. D.- Atendiendo al origen empresarial: individuales, colectivas (los signos que sirven para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas. E) Atendiendo a su conocimiento, ordinaria.

2ª.- Teniendo en consideración que el Reglamento de la Marca de la UE establece las mismas prohibiciones absolutas y relativas de signos que no pueden constituir marcas que la LM española

¿Consideras que la marca “MI PAD” estaría incurriendo en alguna prohibición?

Sí, estaría incurriendo en una prohibición relativa, conforme al art 6 b) de la ley de b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Empresa que tiene derecho anterior y hay una enorme similitud fonéticamente.

3ª.- Si tuvieras que asesorar a la empresa Apple ¿qué actuación o actuaciones le recomendarías?

La actuación que le recomendaría a Apple sería en este caso la dispuesta en el artículo 2 de la ley de marcas, al ser el registro de la marca sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca. Asimismo, también podrá ejercitar acciones civiles y penales conforme al art 40 de la citada ley. “El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible”. Que se oponga a los dos meses.

4ª.- ¿Qué tipo de marca, en atención a su conocimiento, crees que es “IPAD”?

IPAD es: A.- Atendiendo al signo empleado: denominativa. B.- Atendiendo al ámbito geográfico de protección: internacionales (se tramitan a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. C.- Atendiendo al objeto distinguido, de fábrica de comercio y servicio. D.- Atendiendo al origen empresarial: colectiva y de garantía. E) Atendiendo a su conocimiento, notoria.

5ª ¿Qué función primordial cumple la marca?

La marca cumple las siguientes funciones: -Función indicadora de la procedencia empresarial. -Función indicadora de la calidad. -Función condensadora del eventual goodwill o reputación. -Función publicitaria. La marca MI PAD no cumpliría la función primordial indicadora de la procedencia empresarial, dado que incurre en la prohibición relativa del art 6 colisionando con el derecho anterior de la marca IPAD.

3. En la batalla ante el TS

1. En la batalla ante el TS ¿qué objetivo tenía la empresa catalana y por qué?

Lo que pretendía la empresa catalana era configurarla como una prohibición absoluta relativa a “Los signos que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España” ya que en España las corridas de toros constituyen una tradición y por ello, el toro había pasado a ser un icono de nuestro país. Motivo que desestimó el Tribunal Supremo al establecer que el toro no ha pasado a ser un icono de nuestro país que haya viciado de carácter distintivo la denominación “toro”.

2. ¿Cuándo prescribe la acción para ejercitar la acción de nulidad contra los signos incursos en prohibiciones absolutas?

La acción de nulidad por una prohibición absoluta es imprescriptible, con lo cual se podrá presentar en cualquier momento.

3. La EUIPO denegó a la empresa catalana la marca mixta “BADTORO”. ¿En qué prohibición estimó que incurría y por qué?

La EUIPO consideró que tanto el dibujo como la denominación de la empresa catalana eran similares a las marcas “Toro” y “El Toro” y que, a su vez, existía identidad entre las clases de ambas, teniendo como consecuencia un elevado riesgo de confusión. Las prohibiciones absolutas se encuentran reguladas en el art. 5 de la Ley de Marcas, concretamente el apartado 1. B al establecer que no podrá registrarse como marca un signo que carezca de carácter distintivo.

4. En la batalla ante el TG, ¿qué objetivo tenía la empresa catalana y por qué?

El Tribunal General considera que entre “BadToro”, “Toro” y “El Toro” no existe riesgo de confusión ya que, aunque a nivel fonético si pueden ser similares, no ocurre lo mismo de forma visual y por ello el consumidor no percibirá el toro dentro de la marca “BadToro”. El animal representado por la empresa catalana se parece más a una mascota o personaje humanizado que al propio animal en cuestión.